Nombres de dominio: batiburrillo legal
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- Le envío este e-mail para comentarle que: En Noviembre del 2007, una empresa me regaló un dominio apartamentos-Estambul.com, y yo en este tiempo he intentado poner mis anuncios con esa reseña 'apartamentos-Estambul'. En Abril 2008 recibo una llamada de apartamentosEstambul.com, que por lo visto esta constituida como sociedad limitada (apartamentos Estambul s.l.) con anterioridad a agosto del 2007 y me comenta que estoy usando su marca. Llamo a la Oficina Española de Patentes y Marcas y me entero que nadie puede registrar nombres geográficos y genéricos, por lo tanto ellos no son dueños de estos nombres. Ellos lo han registrado como "APARTAMENTOS ESTAMBUL BIENVENIDOS A TURQUIA" con logo X y con la clasificación de Niza ... que corresponde a .... Ellos insisten que llevan razón y yo hoy por hoy sigo haciendo mi pagina web (esta en construcción). ¿que hago?
Marcas y nombres de dominio: diferencias técnicas y jurídicas
De entrada, conviene diferenciar los principales elementos de identificación que los agentes del mercado utilizan habitualmente, pues en ocasiones se confunden unos con otros, ya que no es lo mismo un nombre o razón social, que una marca o nombre comercial, si bien es preciso reconocer que la mayoría de conflictos que se plantean con los nombres de dominio se producen cuando entran en colisión con alguna marca.
Así, la marca sirve "para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras" (Ley de Marcas), mientras que el nombre de dominio sirve para identificar una determinada iniciativa en Internet, si bien la definición técnica de dominio poco puede hacernos pensar en estas colisiones.
Según la Wikipedia, "un dominio de Internet es un nombre base que agrupa a un conjunto de equipos o dispositivos y que permite proporcionar nombres de equipo más fácilmente recordables en lugar de una dirección IP numérica. Permiten a cualquier servicio (de red) moverse a otro lugar diferente en la topología de Internet, que tendrá una dirección IP diferente. Técnicamente, es un recurso nemotécnico que se asocia a nodos de la red Internet con el objeto de facilitar su identificación, constituido por expresiones alfanuméricas concatenadas en varios niveles organizados de forma jerárquica".
Prescindiendo de estos tecnicismos, podemos decir que, en la práctica, la marca es el signo distintivo del mercado por excelencia y su ámbito se encuentra dirigido a éste en exclusiva, identificando a productos y servicios concretos que se ponen en relación con su titular. El nombre de dominio, por el contrario, no se encuentra destinado específicamente a identificar productos y servicios concretos (aunque en ocasiones así sea), presentando un ámbito de aplicación sensiblemente superior al de la marca, o al menos distinto, ya que como hemos dicho sirve para identificar iniciativas en Internet. Muchas de estas iniciativas, por lo demás, no tienen el carácter comercial que se le supone a toda marca.
Así, y dentro de los usos estrictamente comerciales que se puede conferir a un nombre de dominio se puede distinguir entre usos como marca, cuando realmente identifican unos productos o servicios; como nombre comercial, que es casi lo más frecuente, o; incluso, como el ya extinto rótulo de establecimiento. Por tanto, la equiparación que a menudo se efectúa entre nombre de dominio y marca no es del todo acertada.
La razón social y la marca: diferencias
En el caso que analizamos, resulta que hay tres tipos de signos distintivos a tener en cuenta. De un lado la denominación o razón social (apartamentos Estambul, s.l.) que si bien está protegida por el ordenamiento, no presenta las facultades de prohibición de su utilización en el mercado que le son propias de la marca. Así, sería difícil alcanzar una solución judicial exitosa para dejar sin efecto el registro de un nombre de dominio por su parecido con una razón social, sobre todo si ésta no se encuentra compuesta por denominaciones de fantasía, sino, como el caso, por palabras de uso común.
De otro lado, tenemos la marca ("APARTAMENTOS ESTAMBUL BIENVENIDOS A TURQUIA") que, para que sea efectiva, y a diferencia de lo que ocurre con la razón social, donde hay menos requisitos para su efectivo registro, ha de estar constituida por signos que sean idóneos para actuar como marca, es decir, que sirvan para distinguir productos y servicios. En este sentido, la Ley establece que no cumplen esta finalidad aquellos signos que carezcan de carácter distintivo, así como los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.
Pensemos, por ejemplo, en la gama de coches SEAT que son comercializados bajo nombres geográficos (CÓRDOBA, IBIZA, LEÓN...). A nadie se le ocurriría pensar que el origen geográfico del SEAT CORDOBA se encuentre en esta ciudad. En este caso, la utilización del término geográfico no se hace para indicar la procedencia geográfica y por tanto la marca no estaría afectada por esta prohibición.
Por otro lado, y a pesar de lo anterior, la Ley también dice que cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma, no será de aplicación la prohibición anterior. Este supuesto podría ser predicable de marcas como, por ejemplo, TELEFÓNICA, término que, obviamente, en abstracto ha de ser considerado como genérico para la prestación de servicios telefónicos pero que, al menos en España y en los países donde opera esta compañía, ha adquirido de manera evidente un significativo carácter distintivo.
Desde esta perspectiva, una marca que fuera exclusivamente "APARTAMENTOS ESTAMBUL" para identificar servicios de venta de apartamentos de la ciudad de Estambul podría entrar dentro de la prohibición de registro analizada, si bien hay que tener en cuenta que la propia Ley establece también que podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos genéricos siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida para distinguir en el mercado los productos o servicios. Por ello, cuando se pretende registrar uno de estos términos es habitual añadirle otros que hagan que la marca satisfaga estos requisitos. En el caso analizado puede observarse que la marca es más amplia que apartamentos Estambul, sino que se le añaden elementos adicionales para intentar ajustarse a los requisitos impuestos por la normativa marcaria: "APARTAMENTOS ESTAMBUL BIENVENIDOS A TURQUIA".
Sucede que, en estas circunstancias, la parte de la marca compuesta exclusivamente por signos «genéricos» difícilmente resultará oponible a terceros, es decir, difícilmente podrá su titular prohibir su uso en el mercado.
Inseguridad jurídica
En cualquier caso, lo cierto es que la normativa sobre marcas presenta un margen de interpretación por momentos demasiado amplio y resulta complicado efectuar recetas que sirvan con carácter general, de forma que, si siempre cada conflicto es un mundo con multitud de aristas que lo definen, más aún lo es en materia de marcas y nombres de dominio.
La situación de incertidumbre y falta de seguridad jurídica, además, se ha visto agravada, en general de forma lesiva para los titulares de nombres de dominio y a favor del mundo de las grandes marcas, con el procedimiento alternativo de resolución de conflictos que lidera fundamentalmente la OMPI, cuyos árbitros presentan una natural querencia a fallar en contra de los titulares de nombres de dominio. Algo que no puede extrañar cuando casi todas las personas encargadas de resolver los conflictos son juristas de grandes despachos que se dedican a defender los intereses de grandes marcas.
Así, existen casos que incomprensiblemente se decantan en la OMPI a favor del titular de marcas de dudosa efectividad cuando menos, como Barcelona.com, que posteriormente son adecuadamente corregidas por la jurisdicción ordinaria. En el otro extremo, también se cuenta con decisiones de la OMPI que desamparan a marcas conocidas, pero fuera de los circuitos habituales de estos juristas, a los que la jurisdicción ordinaria no duda en enmendarles la plana. Buenos o malos, mejores o peores, lo cierto es que los jueces de toda la vida llegan a entender mejor las relaciones entre dominios y marcas que lo que exhiben los miembros de esta organización internacional.
Por mucho que critiquemos a nuestros vetustos Tribunales de Justicia, donde haya un mal juez que se quite un buen árbitro. Recuerden el viejo aforismo: «la justicia deportiva es a la Justicia lo que la música deportiva es a la Música».
Nota: Los nombres de dominio reales planteados en la consulta han sido sustituidos por otros de fantasía para preservar la intimidad de los afectados.
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