Patentes y propiedad intelectual

10.03.2009 | Por: Carlos Sánchez Almeida

  • He realizado una invención que involucra elementos existentes, pero empleados de una manera novedosa, y que incluye un estudio técnico sobre transmisión de sonidos. Involucra 'hardware' existente, y 'software' propio empotrado. La duda es cómo patentar el invento, si como modelo de utilidad o patente, teniendo en cuenta que me gustaría proteger la patente no sólo en España sino en el extranjero. ¿Pueden buscarme la ruina los llamados "trolls de patentes" por algún resquicio de alguna patente no conocida? He buscado cosas similares y no he encontrado nada.

El Abogado del Navegante analiza esta semana los distintos mecanismos que ofrece el Derecho para proteger los frutos del intelecto.

Cuando una empresa o particular se encuentra en pleno proceso creativo, desde luego, la mejor protección es el secreto, pero cuando el proyecto de investigación empieza a dar resultados visibles, no basta con esa medida. Dependiendo de la naturaleza de la investigación existen diferentes instrumentos que normalmente se agrupan en torno a las categorías de propiedad intelectual e industrial (entre otras figuras, patentes y modelos de utilidad), que en el mundo angloparlante se identifican ambos con la expresión "intellectual property".

Pero al margen de estas instituciones concretas, también puede hablarse de otras normas que se ocupan de cuestiones parecidas o análogas, como los delitos de vulneración de secretos de empresa, la Ley de defensa de la competencia o la de competencia desleal, que pueden resultar de aplicación cuando las normas específicas anteriores no son suficientes.

Propiedad intelectual

La institución de la propiedad intelectual se aplica sobre creaciones originales literarias, artísticas o científicas, tales como textos escritos, composiciones musicales, obras audiovisuales, esculturas, planos y, particularmente en lo que afecta a la consulta de esta semana, los programas de ordenador o 'software'.

Una característica de la propiedad intelectual, a diferencia de las patentes, es que los derechos que el ordenamiento reconoce a los autores nacen desde el mismo momento de la creación, al margen de que se haya registrado o no. Así lo indica la Ley de Propiedad Intelectual en su primer artículo al decir que "la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación". Ello implica que la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual tenga una eficacia de las que se denominan meramente declarativas; es decir, que puede quedar sin efecto, si una tercera persona prueba que, con anterioridad al registro, ella era la autora de la obra.

El autor de la consulta de esta semana puede proteger la parte lógica de su invención mediante esta vía, registrando el programa que ha creado en el Registro de la Propiedad Intelectual, al margen de que intente otras protecciones para el 'hardware' o para el producto en su conjunto según veremos seguidamente.

Propiedad industrial

La propiedad industrial incluye diferentes figuras, cada una con sus particularidades como son las patentes, modelos de utilidad o diseño industrial (que ya ha sido brevemente analizado en otro artículo anterior), marcas y nombres comerciales. A diferencia de la propiedad intelectual, los derechos conferidos por la normativa de patentes sólo se adquieren desde el registro que, de esta forma, tiene una eficacia de las que llamamos constitutivas. A efectos de la actual consulta las figuras que más nos interesan son la patente y el modelo de utilidad que están regulados en la Ley de Patentes de Invención y Modelos de utilidad.

La patente se aplica, conforme al artículo 4 de la Ley a las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial y puede tener como objeto un procedimiento, un método de fabricación, una máquina o un aparato o un producto.

El modelo de utilidad, de acuerdo con el artículo 143 de la Ley, resulta de aplicación a las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

Dicho de otra forma, el modelo de utilidad protegería a las invenciones que no son susceptibles de registrarse como patente. Los modelos de utilidad, por decirlo así, están pensados para las empresas o inventores que efectúan mejoras "menores" en productos existentes o adapten dichos productos. Los modelos de utilidad se utilizan principalmente para las innovaciones mecánicas.

Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las patentes. El requisito de la “actividad inventiva” se observa de una manera más laxa en éstos que en las patentes.

Puede decirse con ello que un modelo de utilidad protege una invención de menor rango inventivo que la patente.

En el caso de la consulta de esta semana, al decirse que se la invención "involucra elementos existentes" y sin más datos adicionales, da la impresión de que sería más factible acceder a su registro como modelo de utilidad que no como patente.

Patentes de 'software'

No podemos dejar de un lado a la hora de analizar las patentes el controvertido asunto de las patentes de 'software', que conceden algunas oficinas de patentes en el mundo sobre funcionalidades, algoritmos, representaciones y otras acciones que se pueden llevar a cabo con una computadora que en la Unión Europea y, particularmente en España, no se encuentra permitido al nivel de otros países como Estados Unidos.

Aunque los programas de ordenador, como tales, no son patentables, lo cierto es que este proceso de "patentización" del 'software' ha tenido alguna incidencia en Europa, donde ha habido varios y polémicos intentos de permitir las patentes sobre 'software', con el objeto de armonizar criterios entre los estados miembros de la Unión. Su ámbito de aplicación sería para invenciones "implementadas" o aplicadas a un ordenador, entendiendo por tal toda invención para cuya ejecución se requiera la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable y que tenga una o más características nuevas prima facie que se realicen total o parcialmente mediante un programa o programas de ordenador.

Este proceso de patentización ha sido impulsado en Europa sobre todo a raíz de varias decisiones de la Cámara Técnica de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (que a diferencia de la OAMI no es una institución de la Unión Europea) en las que llegó a esta importante conclusión:

 

"Según esta Cámara, un programa de ordenador "como tal" no es excluido de patentabilidad si el programa, cuando es ejecutado o cargado en un ordenador, produce, o es capaz de producir, un efecto técnico que va más allá de las interacciones físicas normales entre el programa y el ordenador en el que se ejecuta."

 

La Oficina Europea de Patentes (OEP), es el organismo encargado de la aplicación administrativa del Convenio sobre la Patente Europea.

Escala internacional

Para proteger las invenciones que nos ocupan, existen tres vías:

Vía nacional. Mediante presentación de una solicitud de patente individualizada en cada uno de los Estados en que se desea la protección, en el caso de España, de conformidad con la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Vía europea. Mediante una solicitud de patente europea directa con designación de aquellos Estados europeos en que se quiere obtener protección, y sean parte del Convenio Europeo de Patentes. La solicitud de patente europea es tramitada por la Oficina Europea de Patentes y la concesión produce el efecto de una patente nacional en cada uno de los Estados para los que se otorga. La regulación se contiene en el convenio de la Patente Europea (CPE), un tratado internacional adoptado tras la Conferencia Diplomática de Munich, el 5 de Octubre de 1973, que entró en vigor para España el 1 de Octubre de 1986.

Vía internacional. Permite solicitar protección para una invención en cada uno de los estados partes del Tratado PCT (Patent Cooperation Treaty) mediante una única solicitud internacional. El PCT es un Tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que entró en vigor en 1978. España se adhirió al mismo en 1989. Desde entonces la OEPM se convierte en una oficina que recepta las solicitudes internacionales por parte de españoles o residentes en nuestro país. Además, España puede ser designada en las solicitudes internacionales que sean presentadas en cualquiera de los Estados miembros del Tratado. A día de hoy, hay 133 Estados adheridos al PCT.

El caso concreto

De acuerdo con estas consideraciones, por tanto, el inventor de nuestra consulta podría, en España, utilizar la modalidad de la patente para proteger el 'hardware'. Si no concurren los requisitos de la patente, entonces podría intentar registrarlo como modelo de utilidad.

El 'software' puede protegerse en España, registrándolo en el Registro de la Propiedad Intelectual, siendo también recomendable un depósito notarial del código fuente.

Finalmente, nuestro inventor también podría intentar registrar el producto completo, tanto 'hardware' como 'software', en aquellas oficinas que, como las de Estados Unidos o la europea admiten el registro de patentes que incluyen elementos de 'software'. Estos registros tendrían una eficacia jurídica limitada, especialmente en países como España, donde no se admiten en principio las patentes de 'software'.

 


 

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